Pada tanggal 1 April 2026, USPTO mengeluarkan pedoman baru yang menetapkan “Prosedur Pre-Order Mengenai Penentuan Pertanyaan Baru Secara Substansial di Mantan Parte Proses Pemeriksaan Ulang,” menandakan perubahan lebih lanjut terhadap praktik lama badan tersebut dalam memperbaiki kesalahan dalam paten yang diterbitkan.
Ikhtisar Panduan ini
Panduan tersebut memperkenalkan opsi pengarahan baru yang memungkinkan pemilik paten untuk menangani permintaan pemeriksaan ulang pihak ketiga sebelum lembaga tersebut memutuskan apakah akan mengabulkan atau menolaknya (pemesanan di muka). Menurut Pemberitahuan tersebut, pengarahan praorder ini akan memungkinkan USPTO untuk membuat penentuan Pertanyaan Baru Substansial (SNQ) dengan masukan dari pemilik paten. Pengajuan harus diajukan dalam waktu 30 hari setelah permintaan diajukan dan tidak boleh melebihi 30 halaman. Pemilik paten juga tidak boleh memasukkan argumen tentang tumpang tindih dengan analisis lembaga sebelumnya berdasarkan 325(d), yang akan dibahas nanti dalam proses tersebut.
Pemohon pihak ketiga tidak berhak menanggapi pengajuan pemesanan di muka pemilik paten. Sebaliknya, mereka harus mengajukan petisi berdasarkan keadaan luar biasa. Misalnya, pihak ketiga dapat mengajukan petisi untuk mengatasi dugaan kesalahan penafsiran fakta atau hukum yang secara signifikan akan menghambat penentuan SNQ.
Implikasinya bagi Pemilik Paten dan Pihak Ketiga
Panduan ini membawa implikasi praktis yang signifikan bagi kedua belah pihak:
Untuk Pemilik Paten:
- Jangka waktu 30 hari untuk menangani semua SNQ dalam ringkasan praorder dan deklarasi opsional sangatlah ketat dan mahal.
- Pemilik paten dalam litigasi paralel akan enggan untuk segera meninjau potensi konstruksi klaim dan teori pemetaan klaim dalam pengajuan PTO opsional yang akan muncul setidaknya 6+ bulan sebelum tanggal jatuh tempo resmi untuk pengajuan tersebut.
- Jika mosi penangguhan sedang menunggu atau diantisipasi dalam litigasi paralel, menciptakan sejarah penuntutan yang substansial—dan menandakan keterlibatan aktif PTO yang sedang berlangsung—dapat mengarahkan skala ke arah penangguhan.
- Opsi tersebut mungkin hanya menawarkan nilai terbatas. Statistik selama lebih dari 40 tahun menunjukkan bahwa penantang pihak ketiga berhasil mengajukan SNQ lebih dari 92%, dan pedoman ini tidak dapat mengubah standar SNQ yang ditetapkan undang-undang—batas yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang berlaku untuk menolak klaim di kemudian hari dalam proses pemeriksaan ulang berdasarkan undang-undang. prima facie kerangka.
- Pemohon kemungkinan besar akan mengajukan petisi untuk menanggapi laporan singkat pemilik paten yang telah dipesan sebelumnya, dengan alasan adanya kesalahan karakterisasi—sebuah pilihan yang tidak tersedia jika pemilik paten menunggu hingga pemeriksaan ulang dimulai.
Untuk Pihak Ketiga:
-
Jika sebelumnya-pengarahan pesanan menjadi hal biasa, pemeriksaan ulang akan menjadi lebih mahal bagi semua pihak. Namun, pihak ketiga mungkin, jika standar SNQ ditingkatkan, perlu mengajukan permintaan pemeriksaan ulang tambahan hingga berhasil.
-
Kini terdapat insentif strategis untuk memasukkan lebih banyak SNQ untuk menghalangi atau mempersulit pengajuan pre-order pemilik paten, sehingga semakin meningkatkan biaya bagi pemohon.
- Jika lembaga tersebut menyimpang dari standar SNQ undang-undang dan hanya menerima argumen pemilik paten, maka integritas proses pemeriksaan ulang akan terganggu seperti yang telah dilakukan terhadap PTAB.
Kami akan terus memantau bagaimana USPTO menerapkan panduan ini dalam praktiknya.
